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律业观察 | 韩春霞、眭鹏涛:专利创造性审查意见的答复技巧 原创 韩春霞、眭鹏涛 上海市光明律师事务所 2024-05-30 15:43 江苏

2024-05-30 19

       在专利申请过程中,审查员会下发各类审查意见,而创造性审查意见占据审查意见总数的百分之八十以上,创造性也是发明被驳回的主要条款之一,占据驳回理由的百分之九十以上。对于专利申请人而言,如何针对审查意见提出有力的答复,成为专利能否最终获得授权的关键。本文将从理论和实践角度,探讨专利创造性审查意见的答复技巧,以期为专利申请人提供参考。

01

审查意见的理解与分析

(1)全面理解审查意见

       在收到审查意见通知书后,通过查阅审查意见通知书中引用的对比文件以及结论性意见,以理解审查员意见,包括对新颖性、创造性、实用性等方面的提出的质疑。

(2)分析审查员的观点

       审查员在提出审查意见时,会从现有技术的角度出发,分析专利申请中的技术方案是否具有创造性,并给出具体的理由和依据,我们需要对这些观点进行分析,找出其中的漏洞和不足。

(3)查找对比文件

       审查员在提出审查意见时,往往会引用对比文件来证明发明创造缺乏创造性。我们需要对这些对比文件进行深入研究,分析其与申请专利的差异。

02

答复前的准备工作

(1)深入研究专利文件

       在答复审查意见之前,我们需要对专利申请文件进行深入研究,包括专利说明书、权利要求书、附图、摘要等,确保对发明创造的理解准确无误。

(2)查阅相关文献资料

       为了更好地答复审查意见,我们需要查阅相关的专利文献、技术资料等,做好背景技术研究,准确定位申请文件在现有技术中的位置,以便为答复提供充分的支持。

(3)分析审查员的观点

       很多时候,当我们面对审查意见时,如果上来就研究审查意见中关于创造性的具体分析理由,那我们会很容易被审查员的逻辑推断带偏,被审查员说的心服口服,甚至都想直接答复个“同意审查意见”。因此,我们可以先研究申请文件及对比文件中的发明构思,并推测审查意见中会利用对比文件中哪些技术特征作出影响申请文件创造性的判断,通过我们自己的研究判断去反推审查意见是否正确。

03

答复技巧

(1)针对性问题

       在答复审查意见时,要针对审查员提出的问题进行回答,避免答非所问。同时,要对审查员的问题进行归纳和总结,以便于审查员理解和接受。

(2)逻辑性

       在答复过程中,要梳理我们的答复逻辑,保持逻辑清晰,论据充分。对于审查员提出的质疑,要逐一进行反驳,并给出合理的解释,引导审查员正确理解我们的专利技术,合法合规的得出审查结论。

(3)修改权利要求

       在答复审查意见时,如果审查员对权利要求提出质疑,我们可以适当修改权利要求,以克服审查员的质疑。但要注意,修改后的权利要求不能超出原申请文件的范围。

(4)引用对比文件

       在答复审查意见时,可以引用相关的对比文件,以克服审查员对专利申请创造性的质疑,提高专利授权的可能性。对比文件可以是专利文献、技术资料等,但要确保其真实性和可靠性。

(5)沟通与交流

       在答复审查意见过程中,要与审查员保持良好的沟通与交流,对于审查员提出的问题,要耐心解答,以便于审查员对技术方案能够更好的理解和接受。必要时,可以将技术方案以文档、图表或幻灯片等方式向审查员展示,以提高沟通的效率和效果。

04

注意事项

(1)严谨态度

       在答复审查意见时,要保持严谨的态度,确保答复内容的准确性和可靠性。

(2)及时答复

       在收到审查意见后,应当在规定的期限内答复审查意见,以免影响专利申请的进程。

(3)结合法条

       在答复过程中,应尽量引用专利法、细则和审查指南,并遵守国家知识产权局的相关规定,确保答复内容的合规性。

05

结语

       答复专利创造性审查意见是专利申请过程中至关重要的一环,是传递给审查员一份切实的专利创新感受。在答复过程中,我们要充分理解审查员的意见,做好准备工作,运用答复技巧,保持严谨态度,确保答复内容的准确性和可靠性。同时,要与审查员保持良好的沟通与交流,以便于审查员理解和接受我们的答复。

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