当前页面:首页 - 资讯动态 - 法律探索

律业观察 | 浅谈专利侵权风险分析(FTO)

2024-05-29 62

1716946144969075cHyP.jpg

FTO的概念

       FTO全称为FreedomtoOperate,即专利的自由实施,是指技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下对技术的自由使用和实施,FTO可以更准确地理解为专利侵权风险评估,即评估企业即将进入市场的技术或者产品是否有专利侵权风险。
FTO的作用

1.规避侵权风险

       FTO分析可以帮助企业评估在特定国家或地区推出某个产品或使用某种技术的侵权风险,具体这种评估可以提前揭示可能的专利侵权风险。企业可以基于FTO分析结果在前期采取预防措施以避免产品上市后的专利侵权风险。如果存在侵权风险,企业可以选择修改产品、购买专利、与专利持有者达成许可协议或其他策略来最大程度降低侵权诉讼的风险。

2.确定研发方向

       尽可能减少研发方向或者专利布局失误给企业造成的损失,比如企业耗费巨资研发的产品发现落入他人已有专利的保护范围内,实施必须依赖他人已有专利的技术,研发的药品尚未上市发现已有功效更好的下一代药品问世等,专利研发方向的错误给企业造成的损失是巨大的。

3.投融资过程中取得优势

       FTO在投融资活动中扮演了一个至关重要的角色,特别是在高科技、生物技术和制药等知识产权密集型行业。对于投资者而言,由于FTO确保了企业的主要产品或服务大概率不会触及他人的专利权,从而降低了因侵权诉讼导致的资金和时间损失的风险。投资者更倾向于投资那些已经进行了充分的尽职调查并减少了潜在风险的企业。对于企业而言,当企业在与潜在投资者或合作伙伴进行谈判时,FTO分析可以作为一个有力的工具,证明其产品或技术是在一个安全的法律环境下运营的,这可以提高企业在谈判桌上的地位,并可能帮助获得更有利的投融资条款。

4.投标过程中规避专利侵权风险

       投标方通常需要承诺知识产权不侵权,投标过程中的FTO分析工作主要是判断投标方案是否存在专利侵权的风险,如果投标方的投标产品存在侵犯他人知识产权的情况,将存在或许被专利权人追究法律责任的风险。

5.排除侵权故意,降低赔偿费用

       匠心独具的技术也有可能被法院认定为侵权,若企业产品被法院裁定侵犯他人专利,企业就将面临赔偿问题,在知识产权领域,尤其可能涉及惩罚性赔偿问题。惩罚性赔偿的构成要件往往包括主观恶意,拥有FTO报告并据此采取行动可以作为证据,显示企业没有故意侵犯他人的专利,从而避免被法院认定为恶意侵权并承担相应的惩罚性赔偿。

企业在诸多场景下会经常遇到专利纠纷或者被诉侵权风险,因此企业在一些重要节点或布局前,需要提前进行知识产权风险排查,提前判断主要专利风险源或可能的一些风险,提供计划可行的应对策略,从而提前规避专利纠纷或者被诉侵权风险。

FTO的工作的八个阶段

1.确定委托方的真实需求,明确待调查的技术特征,确定目标专利的保护范围

       界定FTO的范围是FTO工作开展的第一步,而且是十分重要的一步,若范围界定太大将导致成本巨大,范围界定太小可能无法排除风险。确定目标专利的保护范围在将客户方的产品与目标专利库中的专利进行侵权比对之前,首先确定目标专利权的保护范围,特别地,对于未授权专利,需要通过调阅审查过程文档,判断目标专利的保护范围。

2.提炼关键词进行专利检索

       将根据所确定的检索关键词进行初步检索,再筛选出已授权或在审中的中国专利申请以及进入国家阶段的专利进行检索,对检索到的专利文献的关键词和分类号进行统计分析,并通过人工阅读的方式,提炼关键词、详细分类号,进一步完善检索方式。

3.分析专利摘要及权利要求书筛选出需要详细排查的专利,再进一步筛选较高风险的专利

       筛选高风险专利需要企业披露的技术细节足够全面,则在筛选风险专利时,需要运用专业判断明确某项专利属于高侵权风险专利还是属于低侵权风险专利。

4.对已授权的高风险重要专利进行解读并向企业确认技术特征

       由于高风险专利的存在,即存在一定量的需要由企业再次进行确认的技术特征,需要筛选出的中风险专利中的待确认技术特征,并制作一个技术特征确认表,以填空或者判断的形式交给企业去确认。

5.将目标专利与高风险专利进行比对

       在判断是否侵权时,依据全面覆盖原则进行判定,判定方法为将目标专利的权利要求所涉及的技术特征与待分析产品技术方案所涉及的相应技术特征进行对比,若待分析产品的技术特征完全覆盖目标专利的技术特征,则判定待分析产品具有侵权风险。

6.作出侵权比对结论

       基于前述步骤,可以得出待分析产品是否侵权的专业意见。专利侵权比对中,往往涉及技术特征是否等同的判断,而等同的判断具有一定主观性,加之专利侵权诉讼受到投入时间、财力、物力等多重因素的影响和制约,因此在侵权比对结论部分,需要专业律师以专利侵权的可能性大小作为结论。

7.提示潜在侵权风险

       在作出侵权比对结论后,若侵权可能性较小,则客户方产品可以放心进行下一步商业行为,即使在上市后涉诉,法院最终判决不侵权的可能性也较大;
若侵权可能性较大,针对未授权处于实质审查中的高侵权风险专利,需要给到客户方提起公众意见以阻止该专利获得授权的建议。

8.为客户提出规避建议

       针对高侵权风险的授权专利,具体专业律师应给到客户方以下建议:
(1)对产品做出规避设计;
(2)与该目标专利权人协商专利许可或专利转让;

(3)对目标专利提起无效宣告请求。

光明知识产权团队法律服务
       光明知识产权团队拥有多名“双证”律师(同时具有专利代理师证和律师证),有着丰富的专利检索、专利维权、专利侵权风险分析经验,同时可以提供专利撰写、专利无效等法律服务。
       具体若FTO分析的结果为侵权风险较高,本团队可以在FTO的充分专利检索的基础上为客户提供专利无效服务以及针对未授权专利提起公众意见的服务,对于客户方自己的技术方案,本团队均建议且可代理专利撰写服务,以将产品中的一个或多个创新点申请专利从而对我方产品进行防御性保护,由此避免客户方自己的技术方案遭他人抢先申请专利产生的侵权风险。

总之,光明知识产权团队在FTO的充分检索的基础上,能够更快更准确地进行专利无效与专利撰写,提供FTO功能令客户满意的服务。


❖声明:

本文仅为专业交流,由作者/光明律师事务所制作。全文内容、观点仅供参考,不代表光明律师事务所任何立场,亦不应当被视为出具任何形式的法律意见或建议。作者/光明律师事务所明确不承担因基于对本文任何形式的使用(包括作为或不作为)而产生的一切责任、损失或损害。

如需转载或引用,请联系我们取得授权,并标明来源、作者信息。未经授权,不得转载或使用该文章中的任何内容。

联系我们

联系我们

地址:  上海市天目西路218

            号嘉里不夜城第一座

            2201,2206-10室

邮编:  200070
电话:  86-21-63808800
传真:  86-21-63818300

            86-21-63818500

E-mail:gm@brilliance-

              law.com